從美國(guó)專利法之變談如何應(yīng)對(duì)潛在的威脅專利

 　一、引言

2012年12月，美國(guó)賓夕法尼亞州西部地區(qū)法院的陪審團(tuán)裁定，芯片廠商Marvell侵犯了卡耐基梅隆大學(xué)的2項(xiàng)專利，應(yīng)向后者賠償11.7億美元。這一巨額賠償成為美國(guó)法院判決的專利糾紛中賠款最多的案件之一。而同年8月，歷時(shí)1年半的“蘋果在美訴三星侵權(quán)案”經(jīng)過(guò)3天的討論后，美國(guó)加利福尼亞州圣何塞的聯(lián)邦地方法院陪審團(tuán)宣布裁決結(jié)果：韓國(guó)三星電子公司在多方面都侵犯了蘋果公司專利，并需向蘋果公司支付超過(guò)10.5億美元賠款。

上述專利戰(zhàn)，不僅凸顯了專利在行業(yè)中的重要地位，同時(shí)給踏出國(guó)門的中國(guó)企業(yè)敲響了警鐘。事實(shí)上，無(wú)論在專利戰(zhàn)中最終雙方誰(shuí)贏誰(shuí)輸，其中的專利訴訟費(fèi)周都是非常昂貴的，因?yàn)樵V訟涉及復(fù)雜的法律和技術(shù)問(wèn)題，需要漫長(zhǎng)的事實(shí)調(diào)查過(guò)程，尤其是聘請(qǐng)優(yōu)秀的專利律師需要高額的律師費(fèi)。對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，昂貴的費(fèi)用讓很多專利權(quán)人放棄了對(duì)侵權(quán)者的訴訟，因?yàn)閷＠麘?zhàn)無(wú)論打多久，除了律師，沒(méi)有贏家。因此，如何避免在美專利訴訟以及以低成本應(yīng)對(duì)潛在的威脅專利，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)不得不考慮的問(wèn)題。尤其是2011年9月16日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署了對(duì)美國(guó)專利法進(jìn)行全面修訂的《美國(guó)發(fā)明法案》(AmericaInvents Act，簡(jiǎn)稱AIA)后1，如何為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)在專利保護(hù)方面做出及時(shí)應(yīng)對(duì)策略，成為中國(guó)企業(yè)特別是其中的中小企業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題。在此，我們借AIA的實(shí)施來(lái)探討在訴訟成為必須之前，如何提供相對(duì)經(jīng)濟(jì)且迅速的應(yīng)對(duì)潛在威脅專利的途徑，從而為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)提供參考。

二、從AIA談應(yīng)對(duì)潛在威脅專利的新途徑

《美國(guó)發(fā)明法案》(AIA)的簽署，代表了自1952年專利法案以來(lái)的50多年內(nèi)最具影響力的專利改革，此次美國(guó)專利法的修改，對(duì)專剩審查過(guò)程中第三方提供信息的程序進(jìn)行了重新修訂，同時(shí)，在質(zhì)疑專利有效性方面制定了2項(xiàng)新程序并且加強(qiáng)了現(xiàn)有機(jī)制。這些新程序會(huì)將應(yīng)對(duì)潛在威脅專利的中心從法院轉(zhuǎn)移到美國(guó)專利商標(biāo)局，從而在美國(guó)專利商標(biāo)局就可以對(duì)專利有效性提出質(zhì)疑，減少了企業(yè)去法院提起無(wú)效訴訟的成本。因?yàn)榇饲懊绹?guó)專利確權(quán)主要是在法院進(jìn)行，就像上述蘋果三星專利戰(zhàn)一樣，其中復(fù)雜的司法程序、巨額的訴訟費(fèi)用及因?qū)徟兄芷趲?lái)的時(shí)間成本，使得企業(yè)在提起專利無(wú)效訴訟時(shí)不得不望而卻步。為幫助應(yīng)對(duì)這些新程序，AIA還將專利上訴和沖突委員會(huì)(theBoard of Patent Appeal Board)重新包裝并更名為專利審判及上訴委員會(huì)(Patent Trial and Appeal Board，簡(jiǎn)稱PTAB)。該委員會(huì)將對(duì)上訴、復(fù)審以及AIA新規(guī)定的這些程序具有決定權(quán)。那么，如何運(yùn)用這些新途徑來(lái)降低或避免專利訴訟成本呢？

1．授權(quán)前先發(fā)制人的第一板斧——神秘的第三方

根據(jù)之前的美國(guó)專利法，第三方可以針對(duì)在審期間的專利申請(qǐng)向?qū)彶閱T提呈先有技術(shù)，但是可以提呈的時(shí)間期限及數(shù)量非常嚴(yán)格，第三方對(duì)于每項(xiàng)申請(qǐng)最多只能向美國(guó)專利商標(biāo)局提交10件先有技術(shù)文獻(xiàn)，且不能附帶任何有關(guān)先有技術(shù)的書面解釋，而且必須在專利申請(qǐng)公開2個(gè)月內(nèi)或者批準(zhǔn)通知(Notice of Allowance)發(fā)布之前（以先到時(shí)間為準(zhǔn)）提交先有技術(shù)文獻(xiàn)。也就是說(shuō)，第三方必須時(shí)刻關(guān)注專利的公開情況，才能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交先有技術(shù)文獻(xiàn)。因而，這些限制性規(guī)定，幾乎不能讓第三方參與進(jìn)來(lái)，不利于審查員對(duì)第三方所提供信息的有效運(yùn)用，因而這一程序在實(shí)際應(yīng)用中沒(méi)有任何吸引力，其作用大打折扣。同時(shí)，原專利法中還規(guī)定了不能匿名提交資料．這對(duì)于因競(jìng)爭(zhēng)或其他原因需匿名提交資料以在授權(quán)前進(jìn)行有效防范的第三方也是不利的。

AIA修訂了現(xiàn)有的37 C．F．R．§1.99項(xiàng)中關(guān)于第三方在專利審查期間提交先有技術(shù)文獻(xiàn)的程序。新法案體制下的授權(quán)前第三方提交材料程序同舊的相比，可以對(duì)提交的材料及其和權(quán)利要求的相關(guān)性作出對(duì)比說(shuō)明而且不限制提交材料的數(shù)量3。而且，AIA大大地放寬了在專利申請(qǐng)期間第三方提呈先有技術(shù)的時(shí)間期限：第三方可以在專利申請(qǐng)公開6個(gè)月內(nèi)或者第一份審查意見通知書發(fā)布之前（以二者中較遲者為準(zhǔn)）提交先有技術(shù)文獻(xiàn)，并且提交文獻(xiàn)需在美國(guó)專利商標(biāo)局發(fā)布批準(zhǔn)通知(Notice of Allowance)之前。先有技術(shù)可以為授權(quán)專利、專利申請(qǐng)書或其他公開出版物。第三方需同時(shí)提交一個(gè)關(guān)于所提文獻(xiàn)同在審專利申請(qǐng)相關(guān)性的簡(jiǎn)潔的書面描述，供審查員參考。這一規(guī)定將適用于所有在2012年9月16日仍處于審查階段的專利申請(qǐng)。此外，只要第三方可以舉出相關(guān)文件，則可根據(jù)任何理由對(duì)專利性提出質(zhì)疑。這一機(jī)制具有下列優(yōu)點(diǎn)：首先，美國(guó)審查員通常很忙，由于審查時(shí)間成本或?qū)彶槿蝿?wù)等原因，沒(méi)有足夠時(shí)間認(rèn)真考慮對(duì)比第三方提變的資料，而在AIA實(shí)施后，第三方可以將先有技術(shù)與在審申請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)比較，提出相關(guān)性論據(jù)，從而為審查員審查節(jié)省了時(shí)間，也更易被審查員所采用；其次，新法規(guī)定的授權(quán)前第三方提交材料程序要求提交材料的門檻低，費(fèi)用也很低，可以匿名操作，從而可以以神秘的第三方先發(fā)制人，拖延專利授權(quán)的時(shí)間或者降低專利授權(quán)可能性，從而在授權(quán)之前就提供相對(duì)經(jīng)濟(jì)且迅速的防范途徑，避免以后可能產(chǎn)生的訴訟成本。

對(duì)于作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行提交資料的第三方來(lái)說(shuō)，是將部分資料暫時(shí)保留，待授權(quán)后在其他行政程序中或者在訴訟中亮劍，還是在授權(quán)前通過(guò)第三方提交材料程序全部提交，目前在美國(guó)的部分律師中還存在爭(zhēng)議。有的美國(guó)律師認(rèn)為，如果授權(quán)前通過(guò)第三方提交材料程序全部提交了資料，萬(wàn)一審查員沒(méi)有采用，自己手中將無(wú)底牌，不利于以后的訴訟程序，同時(shí)也給申請(qǐng)人提供了防范的機(jī)會(huì)。而另外一部分律師認(rèn)為，預(yù)先提交資料，可以拖延專利授權(quán)的時(shí)間或者降低專利授權(quán)可能性，因而可以預(yù)先避免不必要后續(xù)程序的產(chǎn)生。實(shí)際上，對(duì)于第三方來(lái)說(shuō)，可以根據(jù)自己掌握的資料與在審專利分析比較后，靈活采用不同的策略，既然AIA實(shí)施后提供了這種新途徑，如果能先發(fā)制人，一擊命中，又何必多耗成本進(jìn)衙無(wú)用之戰(zhàn)呢？

有關(guān)AIA實(shí)施后第三方提交資料的時(shí)間期限可以從圖l -圖3得到直觀說(shuō)明：圖1中所示情形表明，第一次審查意見通知書的時(shí)間是在申請(qǐng)公開6個(gè)月之后，因此，根據(jù)AIA的規(guī)定，第三方可以在圖中所示的28個(gè)月（即第一次審查意見通知書）之前提交資料。

圖2中所示情形表明，第一次審查意見通知書的時(shí)間是在申請(qǐng)公開6個(gè)月之前，根據(jù)AIA中以兩個(gè)時(shí)間中的較遲者為準(zhǔn)的原則，第三方可在圖中所示的24個(gè)月（即公開后6個(gè)月）之前提交資料。

圖3中所示情形表明，第一次審查意見通知書的時(shí)間是在申請(qǐng)公開6個(gè)月之前，根據(jù)以兩個(gè)時(shí)間中的較遲者為準(zhǔn)的原則，第三方可以在24個(gè)月（即公開后6個(gè)月）之前提交資料，然而，根據(jù)提交資料的時(shí)間需在美國(guó)專利商標(biāo)局發(fā)布批準(zhǔn)通知之前，第三方只能在圖中所示第23個(gè)月（即授權(quán)）之前提交資料。

2．授權(quán)后迅速出擊的第二板斧-PGR

對(duì)于進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果對(duì)自己構(gòu)成威脅的專利在發(fā)現(xiàn)時(shí)已授權(quán)，能否找到比訴訟更低的舉證責(zé)任和成本，比訴訟更短的時(shí)間獲得對(duì)專利有效性進(jìn)行質(zhì)疑的途徑呢？

答案是肯定的。在AIA簽署之前，如果非專利權(quán)人想在對(duì)自己構(gòu)成威脅的專利授權(quán)之后在美國(guó)對(duì)其有效性提出質(zhì)疑，可以通過(guò)法院和侵權(quán)訴訟一起解決，也可以通過(guò)行政途徑在美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)專利的有效性提出質(zhì)疑。其中，專利授予后通過(guò)行政途徑對(duì)專利的有效性提出質(zhì)疑的主要方法是單方再審程序(Ex Parte Reexamination)和雙方再審程序(Inter Parte Reexamination)，AIA簽署之后，美國(guó)專利法中保留了單方再審程序，取消了雙方再審程序，并且，AIA為應(yīng)對(duì)潛在威脅專利向第三方提供了能夠在專利授權(quán)后，及時(shí)質(zhì)疑其有效性的新途徑——專利授權(quán)后的審程序(Post-Grant Review (PGR》。PGR由PTAB裁定，PTAB的主要職責(zé)有：第一，審查審查員對(duì)申請(qǐng)作出的不利決定和再審查程序；第二，啟動(dòng)專利授予后的異議程序，即負(fù)責(zé)兩項(xiàng)新的當(dāng)事人之間的申訴程序。對(duì)于PGR的具體管理規(guī)定，2012年8月14日美國(guó)專利商標(biāo)局在聯(lián)邦公報(bào)第77卷N0.157中，對(duì)專利授權(quán)后的重審程序進(jìn)行了最終詳細(xì)規(guī)定。

需要注意的是，PGR申請(qǐng)必須在專利商標(biāo)局授予專利或者重新審批專利(reissue)后9個(gè)月內(nèi)提出。啟動(dòng)此程序的理由可以基于任何無(wú)效性理由，例如對(duì)新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性、發(fā)明是否可實(shí)施、權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否清楚等提出異議。PGR程序類似于現(xiàn)有的再審程序，在PGR申請(qǐng)中，必須指明要質(zhì)疑哪些權(quán)利要求的有效性，并提供質(zhì)疑的證據(jù)。證據(jù)可以是先有專利或出版物，也可以是宣誓書。但是，PGR與現(xiàn)有單方再審程序不同的是，專利所有人可以在3個(gè)月內(nèi)，茌程序啟動(dòng)前提交1份對(duì)于PGR申請(qǐng)的初步回應(yīng)，而在現(xiàn)有單方再審程序中，專利權(quán)人僅可以在美國(guó)專利商標(biāo)局接受重新審查申請(qǐng)之后，提交1份聲明。PGR申請(qǐng)中，專利商標(biāo)局將在收到專利權(quán)人的回應(yīng)或者在此類回應(yīng)截止日期之后（如果專利權(quán)人未發(fā)表意見）的3個(gè)月內(nèi)決定是否啟動(dòng)PGR 3。此外，專利商標(biāo)局可合并多個(gè)PGR請(qǐng)求或者拒絕后來(lái)提交的請(qǐng)求。

由此可見，AIA中新增的PGR申請(qǐng)不僅比修改前的再審程序?qū)＠行缘馁|(zhì)疑具有更廣泛的理由，而且PGR申請(qǐng)批準(zhǔn)的門檻也比較低，從而使得中國(guó)企業(yè)若想對(duì)他人在美專利提出質(zhì)疑，可以盡早對(duì)其提出異議，提前避免高額的訴訟費(fèi)用。

然而，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，想要通過(guò)PGR發(fā)揮作用，還需注意以下幾點(diǎn)。

第一，當(dāng)事人如果已對(duì)一專利的有效性提出民事訴訟，則不得再提起PGR請(qǐng)求6；在提出PGR請(qǐng)求之后提起的要求專利無(wú)效的民事訴訟都將被暫時(shí)中止。但是，如果專利權(quán)人提起侵權(quán)訴訟后，被告即使已啟動(dòng)PGR，仍可反訴專利無(wú)效。

第二，如果專利侵權(quán)訴訟是在專利批準(zhǔn)后3個(gè)月內(nèi)提起的，法院不能僅僅因?yàn)镻GR請(qǐng)求的提交或批準(zhǔn)而中止訴訟中臨時(shí)禁令的請(qǐng)求。并且，PTAB對(duì)專利權(quán)利要求有效性進(jìn)行最終裁定后，PGR提起人不得以其在PGR期間“提出或者按理本應(yīng)提出”的任何依據(jù)再次向美國(guó)專利商標(biāo)局或者法院質(zhì)疑該專利權(quán)利要求的有效性。另外，一旦啟動(dòng)PGR，即使各當(dāng)事方達(dá)成和解，該程序也將完成最終裁定。但是，為避免各當(dāng)事方出現(xiàn)上述提到的限制，申請(qǐng)人可在美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)申請(qǐng)實(shí)質(zhì)作出裁定之前撤回申請(qǐng)。

第三，在決定是否接受PGR申請(qǐng)時(shí)，美國(guó)專利商標(biāo)局可以考慮該P(yáng)GR所依賴的先有文獻(xiàn)或抗辯理由，是否在專利審查期間已經(jīng)被專利局考慮過(guò)。PGR申請(qǐng)人不得以匿名形式，不得申訴美國(guó)專利商標(biāo)局拒絕接受PGR請(qǐng)求的決定。

第四，新PGR程序僅適用于2013年3月16日當(dāng)日及之后申請(qǐng)的專利，并且要求權(quán)利要求的有效申請(qǐng)日在該日期之后。

3．應(yīng)對(duì)潛在威脅專利的第三板斧-IPR

對(duì)于不適合運(yùn)用PGR質(zhì)疑其有效性的專利，AIA中又提供了另一利器，即廢止原雙方再審程序，由全新的雙方重審(Inter Parties Review (IPR》程序所取代7。從2012隼9月16日開始，雙方重審程序開始實(shí)施，而未決的雙方再審將繼續(xù)遵循原先的程序。

AIA規(guī)定批準(zhǔn)IPR申請(qǐng)的標(biāo)準(zhǔn)是，IPR申請(qǐng)中呈現(xiàn)出申請(qǐng)人至少會(huì)對(duì)1項(xiàng)權(quán)利要求具有“合理的勝訴可能性(reasonable likelihood that the petitioner would prevaiD”。對(duì)于這種合理的勝訴可能性如何進(jìn)行評(píng)判，AIA簽署時(shí)并未明確規(guī)定，而2012年8月14日美國(guó)專利商標(biāo)局的聯(lián)邦公報(bào)第77卷NO．157中對(duì)其解釋為：合理的勝訴可能眭是一種比較靈活的標(biāo)準(zhǔn)，其允許在判決時(shí)具有一定的判決空間( allows the j udge room for the exercise  of judgment)8。由于這種靈活的標(biāo)準(zhǔn)及判決空間目前還沒(méi)有案例支持，對(duì)于想通過(guò)IPR對(duì)專利有效性提出質(zhì)疑的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以在新規(guī)定生效之后盡快提出申請(qǐng)。

啟動(dòng)IPR申請(qǐng)需要滿足以下條件，以后到的時(shí)間為準(zhǔn)：第一，在專利授權(quán)或是再領(lǐng)證后9個(gè)月以后；或者第二，如果提出過(guò)PGR申請(qǐng)，在PGR的中止日期后。申請(qǐng)的理由只能是基于現(xiàn)有專利或公開出版物提供的現(xiàn)有技術(shù)所引發(fā)的授權(quán)專利的新穎性和非顯而易見性問(wèn)題(35 U．S．C．102 0r 103)．且申請(qǐng)人必須提供充足可靠的證據(jù)，用以證明專利權(quán)利要求無(wú)效。申請(qǐng)人不得同時(shí)啟動(dòng)民事訴訟和IPR。但是，在被送達(dá)訴狀后1年內(nèi)，被告可以在反訴無(wú)效性的同時(shí)申請(qǐng)IPR。

新的雙方重審程序適用于所有已授權(quán)專利，即IPR不受限于1999年11月29日（雙方再審程序生效日）之后授予的專利，從而為企業(yè)質(zhì)疑1999年11月29日之前的專利提供了新的選擇。其次，IPR必須在2年內(nèi)完成，明顯快于之前3年以上才能完成的再審程序。

對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，IPR的生效，一方面允許自己作為第三方對(duì)授權(quán)專利質(zhì)量加以監(jiān)督，并對(duì)專利有效性進(jìn)行質(zhì)疑，特別是可以質(zhì)疑1999年II月29日之前的專利，這就有利于在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)自己進(jìn)行侵權(quán)訴訟之前進(jìn)行有效防范；另一方面，對(duì)于作為專利權(quán)人的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，因在IPR申請(qǐng)中，申請(qǐng)人（非專利權(quán)人）承擔(dān)舉證責(zé)任，且必須出具充足、可信的證據(jù)，才有希望開啟重審程序。這也能有效防止申請(qǐng)人（他人）出于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或是其他目的，提出惡意專利重審申請(qǐng)，避免中國(guó)企業(yè)遭受無(wú)止境的專利無(wú)效請(qǐng)求的干擾，防止程序?yàn)E用而影響專利的正常推廣和使用。

三、啟示

近期在美企業(yè)的專利熱戰(zhàn)以及《美國(guó)發(fā)明法案》的實(shí)施，在給邁出國(guó)門的中國(guó)企韭敲響警鐘的同時(shí)也帶來(lái)了新的機(jī)遇，中國(guó)企業(yè)在抓住機(jī)遇的同時(shí)，也要提高警惕，因?yàn)锳IA實(shí)施后的法條在為自己質(zhì)疑他人專利有效性提供機(jī)會(huì)的同時(shí)，也給他人提供了機(jī)會(huì)。因此，中國(guó)企業(yè)還要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)美國(guó)專利商標(biāo)局的了解，尤其是加強(qiáng)對(duì)其機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員的工作方式及特點(diǎn)等的深入了解，從而為授權(quán)后重審程序和雙方重審程序的利用打好基礎(chǔ)。（來(lái)源：中國(guó)發(fā)明與專利雜志/作者：宮磊 劉玲斐/作者單位：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心通信部）