【聚信匯智知產(chǎn)課堂】商標“撤三”實務匯編

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一、“撤三”是什么？

“撤三”是注冊商標連續(xù)三年不使用撤銷的簡稱，具體規(guī)定可見于《中華人民共和國商標法》第四十九條第二款：“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”。商標的使用是撤三能否成功的關鍵。根據(jù)《商標法》第四十八條的規(guī)定，商標的使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

二、注冊商標被他人提出“撤三”申請怎么辦？

如果注冊商標被他人提出“撤三”申請，商標注冊人應當在收到《關于提供注冊商標使用證據(jù)的通知》之日起2個月內(nèi)提交該注冊商標在撤銷申請?zhí)岢銮?/span>3年期間在核定使用商品或服務上的使用證據(jù)材料或者說明不使用的正當理由。如期滿未提供使用證據(jù)材料或者證據(jù)材料無效并沒有正當理由，該注冊商標將被撤銷。被撤銷的注冊商標由國家知識產(chǎn)權局商標局予以公告，該注冊商標專用權自公告之日起終止。

三、被“撤三”商標提供商標使用證據(jù)如何準備及應注意問題

1.商標使用證據(jù)的一般性要求 

　　用以證明系爭商標不存在連續(xù)三年不使用的情形的證據(jù)材料，應當符合以下要求：

　?。?/span>1）能夠顯示出使用的系爭商標標識； 

　?。?/span>2）能夠顯示出系爭商標使用在指定使用的商品或者服務上； 

　?。?/span>3）能夠顯示出系爭商標的使用人，既包括商標注冊人自己，也包括商標注冊人許可的他人以及其他不違背商標權人意志使用商標的人。如許可他人使用的，應當能夠證明許可使用關系的存在； 

　?。?/span>4）能夠顯示出系爭商標的使用日期，且應當在自撤銷申請之日起向前推算三年內(nèi)； 

　?。?/span>5）能夠證明系爭商標在《商標法》效力所及地域范圍內(nèi)的使用。

2.商標使用在指定服務上的具體表現(xiàn)形式有哪些？

商標使用在指定服務上的具體表現(xiàn)形式有：

1.商標直接使用于服務場所,包括使用于服務的介紹手冊、服務場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務相關的用品上；

2.商標使用于和服務有聯(lián)系的文件資料上，如發(fā)票、匯款單據(jù)、提供服務協(xié)議、維修維護證明等；

3.商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的服務進行的廣告宣傳；

4.商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品及其他資料；

5.其他符合法律規(guī)定的商標使用形式。

3.商標使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有哪些？

商標使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有：

1.采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著在商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等上；

2.商標使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進出口檢驗檢疫證明、報關單據(jù)等上；

3.商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的商品進行的廣告宣傳；

4.商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料；

5.其他符合法律規(guī)定的商標使用形式。

4.哪些證據(jù)不被視為《商標法》意義上的商標使用？

僅提交下列證據(jù)，不被視為《商標法》意義上的商標使用：

1.商品銷售合同或提供服務的協(xié)議、合同；

2.書面證言；

3.難以識別是否經(jīng)過修改的物證、視聽資料、網(wǎng)站信息等；

4.實物與復制品。

5.哪些情形不被視為《商標法》意義上的商標使用？

以下情形，不被視為《商標法》意義上的商標使用：

1.商標注冊信息的公布或者商標注冊人關于對其注冊商標享有專用權的聲明；

2.未在公開的商業(yè)領域使用；

3.僅作為贈品使用；

4.僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為而沒有實際使用；

5.僅以維持商標注冊為目的的象征性使用。

6.幾種特殊的“使用”情形

1.在核定商品項范圍外的使用是否是商標“使用”?

不是。須使用在核定商品項上。

2.單純用于出口是否屬于商標“使用”?

是。生產(chǎn)行為發(fā)生在中國境內(nèi)也屬于對訴爭商標的積極使用。

3.單純的轉(zhuǎn)讓、許可是否是商標“使用”?

不是。屬于非商標意義的使用，

4.免費配套商品上的使用是否是商標“使用”?

看情況。起到識別商品來源作用的公開使用可以。

5.應對撤銷請求的突擊使用是否是商標“使用”?

不是。并非真實使用。

7. 有以下情形之一的，屬于連續(xù)三年不使用的正當理由 

　　1.不可抗力； 

　　2.政府政策性限制； 

　　3.破產(chǎn)清算； 

　　4.其他不可歸責于商標注冊人的正當事由。 

8. 如果被多次提出“撤三”，當事人可以聲明使用前案證據(jù)材料，但應注意哪些問題？

　1、當事人于在先的撤三案件中，已經(jīng)提交過使用證據(jù)，且相關使用證據(jù)能夠證明本案中商標使用行為的，可不再重復提交。前案使用證據(jù)應在使用時間、使用的商品/服務、使用的商標標識三方面與本案一致或重合。 

　　2、當事人需要使用前案使用證據(jù)的，應隨《關于提供注冊商標使用證據(jù)的通知》交回相關書面聲明，說明前案（撤三案件）相關的申請?zhí)柤吧虡俗蕴?，以便審查員查閱。未予以說明或說明不清晰無法查閱的，視為本案未提交相關證據(jù)。 

3、當事人在本案中提交了使用證據(jù)，同時聲明使用前案使用證據(jù)材料的，如果前案證據(jù)材料與本案提供的證據(jù)材料有沖突或不一致的，審理時以本案證據(jù)材料為準。 

9.使用證據(jù)僅涵蓋部分被申請撤銷商品的情形及處理方式？

　　撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標申請要求撤銷該商標在全部核定商品上的注冊，商標注冊人提供的使用證據(jù)只能證明其在部分核定使用的商品上使用了該注冊商標的，該部分商品以及與該部分商品相類似的商品上的注冊可予以維持，其他商品予以撤銷。

　　撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標申請要求撤銷該商標在一部分核定使用商品上（以下稱被申請商品）的注冊，商標注冊人提供的使用證據(jù)能夠證明其在部分被申請商品上使用了該注冊商標的，該部分被申請商品以及與該部分被申請商品相類似的商品上的注冊可予以維持，其他商品予以撤銷。

　　系爭商標實際使用的商品不屬于《類似商品和服務區(qū)分表》中的規(guī)范商品名稱，但其與系爭商標核定使用的商品僅名稱不同，本質(zhì)上屬于同一商品的，或是實際使用的商品屬于核定商品下位概念的，可以認定構成在核定商品上的使用。

　　系爭商標核準注冊時，核定的未實際使用商品與已實際使用商品在《類似商品和服務區(qū)分表》中不屬于類似商品，但因《類似商品和服務區(qū)分表》的變化，在案件審理時屬于類似商品的，以案件審理時的事實狀態(tài)為準，可以維持未實際使用商品的注冊。

系爭商標核準注冊時，核定的未實際使用商品與已實際使用商品在《類似商品和服務區(qū)分表》中屬于類似商品，但因《類似商品和服務區(qū)分表》的變化，在案件審理時不屬于類似商品的，以核準注冊時的事實狀態(tài)為準，可以維持未實際使用商品的注冊。

四、其他注意問題

-摘自北京商標協(xié)會《企業(yè)商標管理工作指引》

1.及時全面固定證據(jù)

通常來講，商標使用證據(jù)有三個維度：證明商標最早使用（正當性）、證明商標實際使用（維持有效）、證明商標持續(xù)使用（知名度）。從應對撤三的角度來講，主要目標是證明商標實際使用，維持注冊，因此每年保留一定數(shù)量（例如3-5 套）證明商標實際投入使用的證據(jù)即可，但證據(jù)需形成完整證據(jù)鏈（如合同、發(fā)票、產(chǎn)品實物）。

證據(jù)總體可以分為如下一些類型：創(chuàng)意證明、榜單排行、廣告宣傳、銷售推廣、媒體報道、榮譽獎項、裁決文書等。建議企業(yè)建立商標使用證據(jù)配套的檔案管理制度，對使用證據(jù)的原件、復印件/電子件的收集、管理、借閱、利用等規(guī)則進行清晰明確規(guī)定。對于容易滅失的證據(jù)（如多部門反復多次調(diào)閱的證據(jù)原件等），企業(yè)可借助時間戳固證、公證等手段，做好證據(jù)留存。

2.服務商標的特殊性

服務商標在撤三案件中被撤銷比例很高，主要原因是服務商標的無形性，權利人往往很難提供直接的、體現(xiàn)具體服務的證據(jù)，客觀上缺乏直接證據(jù)證明其在服務中使用了相關商標。因此，在提供證據(jù)時除上述證據(jù)外，應該重點關注其在提供服務各個環(huán)節(jié)（前期、中期和服務結(jié)束后）的證據(jù)材料。

尤為注意，與公司商號相同的商標存在被行政和司法機關認定為是公司商號使用的可能，為穩(wěn)妥起見，建議公司在頁眉、頁腳嵌入商標、水印等。在電子郵件的簽名中嵌入R標識商標也是出于同樣的考量。

3.“重新注冊，循環(huán)申請”策略

2023年01月13日，國知局發(fā)布《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）》，其中第十四條第二款對禁止重復注冊制度作了原則性規(guī)定：除另有規(guī)定外，同一申請人在相同商品或者服務上應當只注冊一件相同商標；第二十一條進一步明確了不得重復注冊的情形，及規(guī)定了可以重復申請的例外情況。《征求意見稿》中并未將循環(huán)申請商標注冊納入第二十一條的除外情形中，即否定了對于此種接力式申請方式的認可。可以預料，禁止重復注冊制度如果落實，“重新注冊，循環(huán)申請”方式可能將不被允許。

4.非主營業(yè)務商標的維持與保護

對于非主營業(yè)務品類核心商標即防御性商標，有必要對防御性商標的注冊和管理中引入評估機制，保護優(yōu)質(zhì)資源的同時，對價值不高或無價值的資源進行讓渡或者舍棄，最大化發(fā)揮這類商標的經(jīng)濟價值。非主營業(yè)務品類核心商標可根據(jù)該商標注冊品類與主營業(yè)務的關聯(lián)性分別考慮采取贈品使用、許可使用或品牌聯(lián)名等方式。

1）贈品使用

與主營業(yè)務關聯(lián)性較強業(yè)務的核心商標，可考慮贈品使用方式，配合已有商品/服務將贈品投入市場流通領域。將贈品投放到商品流通領域，保持一定流通頻率和規(guī)模，能夠令相關公眾將贈品來源和公司聯(lián)系起來。少量單次的象征性使用一般不視為對防御商標進行了有效的商業(yè)使用。

2）許可使用

對于在不相關業(yè)務上注冊的核心商標和非核心商標可考慮許可使用方式。

3）品牌聯(lián)名

品牌聯(lián)名是近年比較流行的品牌跨界營銷方式，例如“瑞幸茅臺咖啡”、“瀘州老窖香水”、中國郵政的“郵氧的茶”等。在陌生業(yè)務領域的商品/服務質(zhì)量有聯(lián)名品牌背書，聯(lián)名宣傳效果強于單一品牌推廣，對于聯(lián)名雙方而言是極好的盤活防御商標的方式。

5.商標被“撤三”的靈活應對

無論是主營業(yè)務還是非主營業(yè)務品類的核心商標，在應對“撤三”時，應結(jié)合具體情況有針對性靈活處理。

1）.檢索排查、確定處理方案

排查鎖定撤三的真正主體，結(jié)合其需求有針對性靈活處理：通常來講，對他人商標提出撤三的動機絕大多數(shù)是基于其構成自有商標申請的在先權利障礙，另外也需要排除商標侵權風險。當然，為了避免風險擴大化，此種撤三往往是匿名提出。

基于此，企業(yè)收到他人提出的撤三申請后，可先行在相應的類別/類似群組上進行相同、近似商標申請檢索，鎖定真正的撤三主體，再基于其實際情況確定相應的處理方案。

2）.評估、有針對性應對

例如，如果被撤三的商標如果是企業(yè)的閑置商標、儲備商標，確實沒有實際投入使用，則往往可以與撤三申請人協(xié)商和解，通過轉(zhuǎn)讓、出具共存協(xié)議等方式處理；如果撤銷方已經(jīng)實際將該商標投入使用，則企業(yè)可以評估侵權打擊成功幾率，啟動適當?shù)拇驌舸胧ㄈ缙脚_投訴、侵權訴訟等）給予撤銷方施壓，為達成和解創(chuàng)造有利條件。如果商標確實未實際投入使用，評估是否有維持的價值并有針對性應對。

對確實未實際投入使用的商標，企業(yè)可從如下維度評估維持的價值，包括但不限于：

① 商標名稱本身的市場傳播性； 

② 商標獲準注冊的商品和服務范圍；

③ 商標是否與業(yè)務當下或未來規(guī)劃相關；

④ 是否存在與該商標相關的關聯(lián)案件等等。 

經(jīng)評估有維持價值的，可以考慮通過法定正當理由（不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等）為切入點進行抗辯，并提供相應證明文件。經(jīng)評估沒有維持價值的，亦可以選擇放棄提供使用證據(jù)，不主動應對，根據(jù)官方審查進度對商標權利狀態(tài)進行更新即可。

商標確實有實際投入使用，提供符合法律規(guī)定的實際使用證據(jù)，全力維持商標有效性：使用證據(jù)應當形成完整的證據(jù)鏈，并符合以下要求：

①準確體現(xiàn)撤三商標的標識；

②準確體現(xiàn)撤三商標所實際標識的商品/服務項目；

③準確體現(xiàn)撤三商標使用主體； 

④能夠顯示撤三商標實際使用日期（申請撤銷日起往前推三年）；

⑤能夠顯示撤三商標所實際使用的地域。 

需要注意的是，企業(yè)在撤三案件應對中，應當秉持誠實信用原則，禁止偽造證據(jù)，避免因此給企業(yè)造成法律、輿情等不利影響。

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