專利法第三十三條的理解和典型適用

 　自1984年專利法實(shí)施以來，有關(guān)專利法第三十三條的爭論就一直沒有停止過。近幾年來，關(guān)于專利法第三十三條的研究課題和研究報(bào)告層出不窮，但有關(guān)討論卻并沒有因這些研究成果的結(jié)束而消失。相反，審查實(shí)踐中仍然問題不斷、困擾依舊，例如2011年最高人民法院作出的墨盒案、江蘇先聲案、曾關(guān)生案都對專利法第三十三條的理解和適用標(biāo)準(zhǔn)形成了不小的沖擊，尤其是墨盒案所代表的支持論認(rèn)為應(yīng)當(dāng)用專利法第二十六條第四款的支持的判斷標(biāo)準(zhǔn)，還有顯而易見論認(rèn)為修改可以加入對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說顯而易見的內(nèi)容，以及技術(shù)貢獻(xiàn)論認(rèn)為修改可以加入沒有對發(fā)明要解決的技術(shù)問題做出技術(shù)貢獻(xiàn)的特征，從而引發(fā)了業(yè)界極大的爭議和深度的思考?？梢娦薷氖欠癯秶鷨栴}已日益成為專利審查甚至司法審判中的爭議熱點(diǎn)之一。

　　鑒于此，筆者認(rèn)為有必要從專利法第三十三條的立法本意出發(fā)，結(jié)合審查實(shí)踐中的典型案例來探尋如何依據(jù)原申請明確記載的信息“直接地、毫無疑義地”確定專利法第三十三條規(guī)定的“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，從而進(jìn)一步促進(jìn)專利法第三十三條審查標(biāo)準(zhǔn)的根本統(tǒng)一和靈活應(yīng)用。

　　專利法第三十三條的立法本意 　　

　　專利制度是通過賦予申請人或者專利權(quán)人一定的權(quán)益并要求其完成一定的義務(wù)來實(shí)現(xiàn)鼓勵(lì)創(chuàng)新的制度目的。申請日則是申請人或者專利權(quán)人權(quán)益和義務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間起點(diǎn)，其申請日提交的專利申請文件是劃定申請人與社會(huì)公眾權(quán)益界限的基礎(chǔ)，如果申請人對專利申請文件的修改破壞這項(xiàng)基礎(chǔ)，則會(huì)使得申請人通過該修改不當(dāng)獲利，損害依賴于該原始申請文件的社會(huì)公眾的法律安全性。另一方面，由于文字描述本身存在天然的局限性或者片面性，因此，申請人在申請日提交的專利申請文件不可能盡善盡美地描述其真實(shí)的意思表示，而且其在專利申請文件中不可能也不需要對其發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行事無巨細(xì)的描述，因此，如果僅依據(jù)專利申請文件明確記載的文字作為劃定申請人與社會(huì)公眾的權(quán)益界限的基礎(chǔ)，而忽視申請人在專利申請文件中對其發(fā)明的真實(shí)意思表示，則不能給予申請人更合理的權(quán)益保護(hù)，也不符合專利法鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造、提高創(chuàng)新能力、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的立法目的。

　　因此，專利法第三十三條的立法本意實(shí)際上是基于申請人與社會(huì)公眾的權(quán)益關(guān)系的產(chǎn)生始于申請日，需要且必須通過申請日提交的申請文件表達(dá)、固定申請人在申請日完成的發(fā)明創(chuàng)造，從而確定劃分申請人與社會(huì)公眾之間權(quán)益界限的基礎(chǔ)。簡而言之，允許申請人基于其在申請日的真實(shí)意思表示對專利申請文件進(jìn)行修改，但不得通過修改使得申請人不當(dāng)獲利，損害依賴于原始申請文件的社會(huì)公眾的法律安全性。

　　專利法第三十三條審查標(biāo)準(zhǔn)的理解 　　　

　　當(dāng)我們面對一份專利申請文件時(shí)，首先看到的是“原始申請文件明確記載的信息”，但專利法第三十三條的適用不能僅僅局限于該明確記載的文字信息，而是要立足于專利法第三十三條的立法本意，客觀地去確定“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”究竟有多大。這個(gè)確定的過程就是我們所說的“直接地、毫無疑義地”的判斷過程。

　　本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)原始申請文件明確記載的信息，從申請人真實(shí)意思表示的角度“直接地、毫無疑義地”確定的申請文件客觀、準(zhǔn)確表達(dá)的技術(shù)信息集合，構(gòu)成了允許申請人修改的最大范圍，即專利法第三十三條所稱的原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

　　真實(shí)意思表示是指申請人以本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，在申請日時(shí)希望并已經(jīng)通過其撰寫的申請文件向社會(huì)傳達(dá)的技術(shù)信息。

　　申請文件客觀、準(zhǔn)確表達(dá)的技術(shù)信息集合是指原始申請文件明確記載的技術(shù)信息，以及依據(jù)原始申請文件明確記載的信息直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)信息。

　　“直接地”與“毫無疑義地”是緊密關(guān)聯(lián)、需同時(shí)滿足的兩個(gè)條件，二者缺一不可，“毫無疑義地”判斷前提是基于申請人“直接地”表達(dá)的技術(shù)信息，而非脫離這樣技術(shù)信息的字面含義的推導(dǎo)。

　　“直接地”是依據(jù)先申請?jiān)瓌t，對申請人撰寫申請文件時(shí)清楚、完整地表達(dá)其真實(shí)意思表示的要求，同時(shí)也是本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀申請文件時(shí)理解申請人真實(shí)意思表示的方法。

　　申請人在撰寫申請文件時(shí)應(yīng)當(dāng)直接地表達(dá)其希望被同為本領(lǐng)域技術(shù)人員的閱讀者關(guān)注并接收到的技術(shù)信息，實(shí)現(xiàn)真實(shí)意思表示的目的，而非隱晦的表達(dá)或者拒絕表達(dá)。對于申請人在申請文件中沒有做出表達(dá)，而本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀之后需要花費(fèi)創(chuàng)造性勞動(dòng)聯(lián)想到的技術(shù)信息，不能成為劃分申請人和社會(huì)公眾權(quán)利界限的基礎(chǔ)。當(dāng)然對于與發(fā)明技術(shù)貢獻(xiàn)無關(guān)，本領(lǐng)域技術(shù)人員從技術(shù)的角度上不言而喻即可明了的技術(shù)信息，即隱含公開的技術(shù)信息，則可以在申請文件中不予記載。

　　在此情況下，作為本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)關(guān)注申請人在撰寫申請文件時(shí)所希望被閱讀者關(guān)注并接收的真實(shí)意思表示的技術(shù)信息。本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)僅僅利用其原本知曉的本領(lǐng)域普通技術(shù)知識，依據(jù)申請文件的記載內(nèi)容，客觀地探求原始申請文件直接表達(dá)的技術(shù)信息。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員還需引入常規(guī)實(shí)驗(yàn)、邏輯推理等手段，則表明其對原始申請文件明確記載的技術(shù)信息進(jìn)行了付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的加工，從而違背了“直接”的要求。

　　“毫無疑義地”是指本領(lǐng)域技術(shù)人員基于“直接地”判斷步驟確定的技術(shù)信息，應(yīng)當(dāng)是準(zhǔn)確的且唯一的，而不允許是模糊不清、模棱兩可的信息， 否則將違背清楚公開的要求。

　　因此，“毫無疑義地”判斷絕不意味著脫離上述技術(shù)信息而僅針對申請文件明確記載的文字表達(dá)做出字面意義上的推理。申請文件中的文字表達(dá)在字面意義上進(jìn)行理解可能有多種可能的解釋，但是從申請人基于整個(gè)申請文件所要真實(shí)表達(dá)的技術(shù)信息而言，為滿足充分公開的要求，其真實(shí)意思表達(dá)必然是清楚的、唯一的，而非模糊的，模棱兩可的。

　　需要注意，在判斷修改后的內(nèi)容是否能夠直接地、毫無疑義地確定時(shí)，既不能將允許申請人修改的范圍僅僅局限于原始申請文件文字記載的內(nèi)容，也不能擴(kuò)展到本領(lǐng)域技術(shù)人員在原始申請文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行邏輯分析、推理預(yù)測所能夠得出或概括得出的技術(shù)信息，更不能擴(kuò)展到與本領(lǐng)域公知常識、現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合所能顯而易見獲得的技術(shù)信息。

　　專利法第三十三條審查標(biāo)準(zhǔn)的典型適用

　　原始申請文件明確記載的信息是判斷修改是否超范圍的重要依據(jù)。對于原始申請文件中雖然沒有明確記載，但基于本領(lǐng)域的基本原理或固有屬性等技術(shù)上的內(nèi)在要求和關(guān)聯(lián)，可以確定是必然客觀存在的技術(shù)內(nèi)容，則應(yīng)當(dāng)屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)信息。例如提到“手機(jī)”，無論申請人對手機(jī)所做的發(fā)明是什么，試圖解決什么技術(shù)問題，達(dá)到何種技術(shù)效果，手機(jī)都必然包括用于收發(fā)信號的裝置。收發(fā)信號的裝置于手機(jī)而言就是一種必然存在，無論其是外置的，還是內(nèi)置的，也無關(guān)手機(jī)的其他功能。

　　某些情況下，即使本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉原始申請文件描述之外的其他技術(shù)方案也能實(shí)現(xiàn)其發(fā)明目的，但整個(gè)申請文件自始至終都沒有提及，則表明申請人在其申請日的真實(shí)意思表示并沒有包含這些方案。如果將這樣的技術(shù)方案納入原始申請文件記載的范圍，將會(huì)違背其在申請日的真實(shí)意思表示，進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致申請人不當(dāng)獲利并且會(huì)損害依賴于原始申請文件的社會(huì)公眾的法律安全性。在申請?zhí)枮?010046.4的復(fù)審案件中，申請人將產(chǎn)品原料“卷曲棕絲”修改為“棕絲”，但原始申請文件自始至終記載的都是卷曲的棕絲，其整體表達(dá)的技術(shù)方案就是得到卷曲的棕絲，對于采用非卷曲棕絲的技術(shù)信息沒有任何記載或者表示，這表明申請人在申請日前實(shí)際作出、希望得到保護(hù)并在申請文件中明確表達(dá)的發(fā)明就是以卷曲棕絲作為原料的技術(shù)方案。即使本領(lǐng)域技術(shù)人員在原始申請文件明確記載的內(nèi)容的基礎(chǔ)上能夠知曉使用非卷曲棕絲也能獲得較好的技術(shù)效果，但這并不能視為原申請文件客觀表達(dá)的技術(shù)方案，因此這種修改是不允許的。

　　在判斷申請人在申請日的真實(shí)意思表示時(shí)需要利用本領(lǐng)域普通技術(shù)知識以達(dá)到客觀、準(zhǔn)確的要求。在申請?zhí)枮?2107756.4的第6342號無效宣告請求審查決定中涉及一種錨梁式靜壓樁法，其修改在于將原始申請文件中的“在基礎(chǔ)上鋪設(shè)錨梁”修改為“在地基上鋪設(shè)錨梁”。單看“基礎(chǔ)”和“地基”，兩詞含義不同，地基是承受建筑載荷的巖石或土體，基礎(chǔ)則是鋪設(shè)在地基上、屬于建筑物的地下結(jié)構(gòu)部分，但是原說明書附圖中所示為本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的地基標(biāo)識，本領(lǐng)域技術(shù)人員由此可以直接確定錨梁鋪設(shè)在地基上的技術(shù)信息，且該技術(shù)信息是唯一合理的內(nèi)容。因此，運(yùn)用本領(lǐng)域普通技術(shù)知識對說明書附圖進(jìn)行正確理解，并綜合考慮整個(gè)申請文件表達(dá)的技術(shù)信息之后，可以直接地、毫無疑義地確定申請文件客觀表達(dá)的是將錨梁鋪設(shè)在地基上的技術(shù)方案，這種修改沒有超出原說明書和權(quán)利要求書的范圍。

　　技術(shù)問題是本領(lǐng)域技術(shù)人員確定申請人真實(shí)意思表示的重要依據(jù)。通常認(rèn)為原始申請文件中未明確記載、且不能解決其要解決的技術(shù)問題的技術(shù)方案是本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)原始申請文件的記載無法直接地、毫無疑義地確定的，其不屬于申請人在原始申請文件中直接地、毫無疑義地表達(dá)的技術(shù)信息。在申請?zhí)枮?0814074.X的復(fù)審案件中，由于從原說明書的記載來看，所有技術(shù)方案均以具體流速來描述原料氣體的具體用量，沒有任何采用相對用量進(jìn)行限定的意思表示，而且，從申請所要解決的技術(shù)問題來看，客觀上必須選擇適當(dāng)?shù)木唧w流速，因此將具體流速所表征的絕對用量換算成相對用量得到的技術(shù)方案是本領(lǐng)域技術(shù)人員依據(jù)原始申請文件的記載無法直接地、毫無疑義地確定的。但是，如果所要解決的技術(shù)問題依賴于組分的相對用量，而非絕對用量，且申請人在原始申請文件中表明了通過具體用量來說明相對用量的意思表示，通常允許申請人依據(jù)具體用量修改為相對用量。申請?zhí)枮?3150996.7的無效宣告請求案件的最終結(jié)論認(rèn)為，由于就藥物復(fù)方制劑而言，各成分的相對用量是決定性的，且申請人在原始申請文件中表明了用相對用量進(jìn)行限定的意圖，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說明書中的組方表示方法以及多個(gè)實(shí)施例中不同用量活性成分的配比關(guān)系等原始申請文件明確記載的技術(shù)信息，可以直接地、毫無疑義地確定各活性成分的比例關(guān)系，因此允許依據(jù)實(shí)施例中的具體用量換算成相對用量。

　　對于將原始申請文件中同一或不同技術(shù)方案的技術(shù)特征重新組合形成新的技術(shù)方案的修改方式，應(yīng)著重考慮技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性。如果原始申請文件中已經(jīng)明確傳到了某些特征之間只能以某種特定的方式組合才能解決其技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)其技術(shù)效果的意思表示，則需要將這些相互關(guān)聯(lián)的特征及其特定的組合方式作為一個(gè)整體來看待，不能將其割裂、抽離、組合形成新的技術(shù)方案，否則將會(huì)超出了原始申請文件客觀、準(zhǔn)確表達(dá)的技術(shù)信息集合。例如，對于無鉛玻璃材料而言，如果說明書中記載了該無鉛玻璃材料由三種組分組成，共同對玻璃的性能產(chǎn)生影響，任何一個(gè)組分含量改變都需要其他組分作出相應(yīng)變化，則表明三種組分之間存在相互關(guān)聯(lián)，在這種情況下，不允許將不同實(shí)施例中記載的各組分含量的具體數(shù)值作為端值組合成新的數(shù)值范圍。但是，如果技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性松散，且原始申請文件給出了可以組合的意思表示，則通常允許進(jìn)行修改。申請?zhí)枮?00510012488.0的第31579號復(fù)審決定認(rèn)為，本申請藥物組合物的發(fā)明點(diǎn)在于活性成分的種類和含量，原始申請文件記載的實(shí)施例中既有多個(gè)活性成分含量不同、劑型相同的組合物，也有多個(gè)活性成分含量相同、但劑型不同的組合物，該藥物組合物中兩種活性成分的含量與藥物劑型之間的關(guān)系是松散的，這表明申請人意圖采用相同含量制備不同劑型產(chǎn)品并在原始申請文件中進(jìn)行了明確的表達(dá)，因此，允許將實(shí)施例中的劑型與另一方案中的活性成分用量進(jìn)行組合形成新的技術(shù)方案。

　　申請人在原始申請文件中記載了多個(gè)下位概念或?qū)嵤├幕A(chǔ)上，修改增加上位概念時(shí)，需要區(qū)分修改超范圍與權(quán)利要求得到說明書支持判斷標(biāo)準(zhǔn)的不同。專利法第三十三條修改超范圍的判斷，是考查申請文件中是否通過多個(gè)下位概念或者實(shí)施例的記載，直接地、毫無疑義地傳達(dá)了采用該上位概念的意思表示。而權(quán)利要求是否得到說明書支持的判斷則需要考察本領(lǐng)域技術(shù)人員通過合乎邏輯的推理、分析和有限實(shí)驗(yàn)，是否能夠預(yù)見該上位概括所涵蓋的所有下位概念均能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。例如，申請?zhí)枮?4110912.7的案件中，原說明書中記載了輥式磨機(jī)的三個(gè)實(shí)施例，分別采用三種不同的具體彈性機(jī)構(gòu)以在兩個(gè)部件之間提供可調(diào)間隙。對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，這三種實(shí)施方式代表了本領(lǐng)域在兩個(gè)部件之間提供可調(diào)間隙的典型方式，可以視為原始申請文件表達(dá)了申請人不限方式提供可調(diào)間隙的意思表示，允許依據(jù)三個(gè)實(shí)施例在權(quán)利要求中增加兩個(gè)部件之間存在可調(diào)節(jié)間隙的技術(shù)特征。

　　對于明顯錯(cuò)誤的修改，不能因?yàn)榇嬖谄渌薷牡目赡芫偷贸鲂薷某秶慕Y(jié)論，而應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角，基于原始申請文件整體表達(dá)的技術(shù)信息探尋申請人的真實(shí)意思表示。申請?zhí)枮?00410012579.X的第20275號復(fù)審決定認(rèn)為，現(xiàn)有技術(shù)中并不存在“無水已醇”，盡管其既可能是“無水乙醇”的筆誤，也可能是“無水己醇”的筆誤，但基于本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，“無水己醇”因其疏水性導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的，且具有毒性；而“無水乙醇”具有親水親油性，能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明目的，因此允許將“無水已醇”修改為“無水乙醇”。

　　結(jié)語

　　綜上所述，在具體案例中有因忽略本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識而脫離本領(lǐng)域技術(shù)人員的眼光和申請文件最終要表達(dá)技術(shù)性信息的根本目的，最終使得修改超范圍的判斷表現(xiàn)為僅拘囿于文字記載的機(jī)械適用；有只注重修改內(nèi)容部分的原始記載而沒有將原申請文件的技術(shù)方案結(jié)合要解決的技術(shù)問題整體考慮，從而使判斷偏離申請人的真實(shí)意思表示；還有將修改超范圍的判斷與權(quán)利要求是否得到說明書支持的判斷標(biāo)準(zhǔn)相混淆，使其擴(kuò)展到本領(lǐng)域技術(shù)人員在原始申請文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行邏輯分析、推理預(yù)測所能夠想到的技術(shù)信息，甚至容易想到的技術(shù)信息等等要么過于嚴(yán)苛要么過于寬松的標(biāo)準(zhǔn)適用問題。這些問題如果立足于專利法第三十三條的立法本意，把握好“直接地、毫無疑義地確定”的判斷過程，使修改超范圍的判斷的過程嚴(yán)格遵循從申請人真實(shí)意思表示的角度“直接地、毫無疑義地”確定申請文件客觀、準(zhǔn)確表達(dá)的技術(shù)信息集合這一標(biāo)準(zhǔn)，自然可以解決紛繁復(fù)雜的實(shí)際問題，使修改的內(nèi)容不偏離法律設(shè)定的立法本意。

　　需要強(qiáng)調(diào)的是，不同的法條有其不同的設(shè)置目的，專利法第三十三條用于規(guī)范申請人在申請日之時(shí)已經(jīng)意識到并且明確向社會(huì)表達(dá)的技術(shù)信息集合，從而確定劃分其與社會(huì)公眾之間的權(quán)益界限的基礎(chǔ)，即原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。而專利法第二十六第四款則在此記載范圍的基礎(chǔ)上允許本領(lǐng)域技術(shù)人員在付出合乎邏輯的推理和有限實(shí)驗(yàn)的非創(chuàng)造性的勞動(dòng)范圍內(nèi)，將該記載的范圍擴(kuò)展至說明書公開的范圍并予以保護(hù)。至于顯而易見則是基于特定的“三步法”的方法論對發(fā)明是否具有（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判定標(biāo)準(zhǔn)。因此，在一些觀點(diǎn)中提及的支持論和顯而易見論等判斷標(biāo)準(zhǔn)，混淆了不同法律條款的立法目的，是不能被接受的。(來源：國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng) 作者：溫麗萍)

　　作者簡介

　　溫麗萍，1999年開始從事專利審查工作，2002年至今相繼在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)物理申訴處、研究處、材料工程申訴處工作，現(xiàn)任專利復(fù)審委員會(huì)材料工程申訴二處處長。參與審理多起業(yè)內(nèi)甚至國內(nèi)外具有影響的重大案件，先后共參與10多個(gè)國家知識產(chǎn)權(quán)局內(nèi)外課題的研究工作，并參與《專利復(fù)審委員會(huì)案例詮釋系列叢書-創(chuàng)造性》等6本書籍的編纂、統(tǒng)稿和編輯工作。2013年分別被推選為國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務(wù)指導(dǎo)組成員和專利復(fù)審委員會(huì)首批審查業(yè)務(wù)指導(dǎo)專家，同時(shí)被推選為國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型專業(yè)委員會(huì)委員，2012年分別被推選為中國水利工程學(xué)會(huì)碾壓混凝土專業(yè)委員會(huì)副主任委員和中國土木工程學(xué)會(huì)混凝土質(zhì)量專業(yè)委員會(huì)委員。